Oposiciones contra el registro de marca en la UE: como actuar

El proceso de registro de marca en la UE parece ser muy fácil. Tramitas la solicitud... Se publica.. Esperas 3 meses hasta que el periodo de oposiciones finalice y obtienes el deseado Certificado de registro de marca en la UE.

Todo esto es realmente maravilloso, en caso de que no haya oposiciones. Pero, ¿qué hacer cuando has recibido una oposición? ¿Todo está perdido? Este artículo te dará consejos y pasos concretos a seguir.

¿Qué hacer después de haber recibido una oposición?

Lo más importante es no ignorarla y no perder el tiempo. Ante todo, hay que ver cuál es la marca de los oponentes e intentar entender qué es lo que les puede molestar. Podemos no profundizar mucho en este paso, ya que primero es necesario entender si tus oponentes están abiertos al diálogo. Por eso, después de un análisis basico, puedes escribir sin miedo al correo electrónico de tus oponentes o a sus representantes y ofrecerles resolver la situación de forma pacífica.

¿Vale la pena retirar la solicitud justo después de haber recibido la oposición?

En la mayoría de los casos, dicha medida es precipitada. Durante el diálogo con tus oponentes pueden surgir las soluciones más inesperadas. Los oponentes pueden aceptar el registro de tu marca después de haber escuchado tus argumentos. Han habido casos en los que los oponentes se han convertido en socios o incluso en franquicia. No vale la pena precipitarse en las conclusiones.

¿Qué es importante transmitir a los oponentes en la primera respuesta?

Es sumamente importante informar sobre tus buenas intenciones. En realidad, los oponentes intentan, ante todo, defender su propiedad intelectual. Realmente ven cierta similitud entre su marca y la que estás solicitando, y les preocupa que el consumidor confunda  estos signos en el mercado. Eso es todo. Por eso, añade obligatoriamente la historia de tu proyecto. Cuando y como fue creado. A quién se le ocurrió la idea del proyecto. Es importante convencer a los oponentes de la ausencia de malas intenciones y darles información basica, que ayudará a los oponetntes a abrirse a un camino de búsqueda de compromiso. 

¿Qué compromisos puede haber con los oponentes? ¿Como encontrarlos?

Si el contacto entre las partes ya ha sido establecido y el diálogo se está llevando bien, es importante profundizar en los detalles. Ante todo, es necesario analizar todo lo relacionado a la actividad del oponente: su pagina web, sus redes sociales, las opiniones de los usuarios. Es importante asegurarse de que tu oponente utiliza la marca exactamente en el mismo formato en el que la ha registrado. También es importante comprobar que la marca del oponente se utilice en todos los productos y servicios en los que ha sido solicitado el registro de marca. Una comparativa de tu lista de productos y servicion con la lista de productos y servicios del oponente es, muchas veces, la clave para entenderse. Dentro de una clase pueden haber productos de nichos económicos totalmente diferentes. Por ejemplo, en la clase 9 puede registrar una marca un productor de móviles, pero, al mismo tiempo, un productor de equipos de submarinismo tiene que elegir la misma clase 9 para el registro de marca. ¿Pueden coexistir con el mismo nombre en la misma clase 9? Claro que pueden. Sus consumidores son totalmente diferentes. La confusión en el mercado queda excluida. En esta situación, es suficiente limitar la lista de productos y servicios para resolver la situación conflictiva. 

¿Como se puede presionar al oponente para influir en la retracción de la oposición?

Hay que buscar los puntos débiles. Por ejemplo, han pasado más de 5 años desde el momento del registro de marca del oponente. Si la marca del oponente está registrada para muchos productos y servicios, tiene sentido solicitar una declaración de uso real de la marca para la lista registrada de productos y servicios. Este uso se tiene que demostrar para toda la lista de productos y para el territorio de toda la UE, y esto son 27 países. Muchas veces, esto influye muy bien en el cambio de actitud del oponente y ayuda a encontrar un compromiso rápidamente. 

¿Como sellar el acuerdo con el oponente para evitar malentendidos?

Los acuerdos verbales tienen que ser obligotariamente sellados en un acuerdo entre partes: Acuerdo de Coexistencia de Marcas (Coexistence Agreement). Sin un acuerdo firmado nunca empieces a retirar nada, limitar o emprender acciones ligadas al acuerdo. En el Acuerdo de Coexistencia se puede anotar cualquier detalle. Solamente después de la firma del acuerdo, puedes cumplir las acciones acordadas entre las partes. Esto garantiza el cumplimiento del acuerdo establecido entre todas las partes participantes.

Esperamos que dicho artículo te haya sido de utilidad. Nos encantaría ayudarte a registrar tu marca UE entrando en el siguiente enlace: presentar solicitud